La nuova linea di prodotti per la cura della pelle di Hailey Bieber è stata accolta con favore per infrazione

Autore collaboratore: Heather Antoine

Nell'aprile del 2015, Kylie Jenner ha depositato una domanda di marchio per il marchio "KYLIE" per "servizi pubblicitari" e "servizi di riconoscimento". L'applicazione doveva servire da trampolino di lancio prima del lancio della sua linea di cosmetici da parte di Jenner. Tuttavia, Kylie Minogue notoriamente si oppose alla domanda di marchio di Jenner, citando la sua proprietà e l'uso di Kylie.com, che vendeva vestiti, profumi e altri prodotti commercializzati con il suo nome dall'agosto del 1996 (un anno prima della nascita di Jenner). L'opposizione è stata infine ritirata e, sebbene non fosse pubblica, posso solo presumere che sia stato raggiunto un accordo, che ha portato alle 194 domande e registrazioni di marchi attualmente di proprietà della società di Jenner, Kylie Jenner, Inc. Lezione appresa, giusto? Sbagliato.

Il 15 giugno 2022, la modella e socialite Hailey Bieber ha lanciato ufficialmente la sua nuova impresa "Rhode", annunciata come una linea di prodotti per la cura della pelle a prezzi accessibili e cruelty-free. Il lancio è stato pubblicizzato ai quasi 50 milioni di follower di Bieber, così come a suo marito, i 245 milioni di follower di Justin Bieber. Meno di una settimana dopo, il 21 giugno 2022, Rhode-NYC ha intentato una causa presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York per violazione del marchio (Rhode-NYC LLC contro Rhodeeodato Corp. et al; 1:22-cv-05185, il “Reclamo”). Come siamo arrivati ​​qui? Potresti aver già visto o meno alcuni rapporti su questo, ma ciò che lo rende particolarmente interessante (almeno per questo nerd IP) è la storia dietro.

Nel 2014, le ex compagne di stanza del college Purna Khatau e Phoebe Vickers (Rhode-NYC) hanno lasciato il loro lavoro a tempo pieno per creare la propria attività di abbigliamento e accessori di lusso, "Rhode". Come dettagliato dal reclamo, "negli Stati Uniti, Bergdorf Goodman, Neiman Marcus e Saks Fifth Avenue portano tutti i prodotti di fascia alta di Rhode e Bloomingdales ha dedicato una sezione del suo Flagship di New York City al marchio", che è stato indossato da nomi familiari come Beyoncé, Mindy Kaling e Maya Rudolph. Il loro profitto previsto per il 2022 sarebbe di 14.5 milioni di dollari.

Nel 2017, Rhode-NYC ha ottenuto la prima registrazione del marchio "RHODE" per vari capi di abbigliamento. A marzo 2019 hanno depositato un'altra domanda per borse, che è stata registrata all'inizio del 2021. A giugno 2019 l'azienda ha presentato domanda per la registrazione di marchio per calzature, attualmente pendente. Poi, nel 2020, l'azienda ha depositato diverse domande di marchio aggiuntive per proteggere l'espansione delle vendite di abbigliamento per bambini, abbigliamento da uomo, occhiali da sole, gioielli, coperte e tessuti, accessori per capelli e articoli vari come bambole di peluche, puzzle, candele, ornamenti. Hanno anche presentato una domanda per proteggere i "servizi di vendita al dettaglio". Da notare, Rhode-NYC non ha depositato alcuna domanda nella Classe 3 per proteggere l'uso o l'uso futuro di prodotti di bellezza.

Più o meno contemporaneamente, nel novembre del 2018, Bieber ha presentato una domanda per "RHODE" nella classe 25 per l'abbigliamento. Tuttavia, tale domanda è stata respinta sulla base del rischio di confusione con Rhode-NYC e alla fine è stata "espressamente ritirata". È stato riferito che Bieber ha contattato Rhode-NYC durante questo periodo per acquistare il nome e gli è stato rifiutato.

Quindi, nel febbraio del 2020, Bieber ha presentato una domanda di intent-to-use intesa a mantenere il suo posto in linea per l'eventuale utilizzo di "RHODE" nella Classe 3 per i prodotti di bellezza. Tale domanda è stata esaminata da un esaminatore di marchi che non ha sollevato alcun rischio di confusione con i marchi di Rhode-NYC. La domanda di opposizione è stata pubblicata e Rhode-NYC non si è opposta. È stata anche presentata una domanda per il logo "RHODE", autorizzata all'opposizione e non contrastata da Rhode-NYC. Bieber ha presentato molte altre domande per HAILEY RHODE e HAILEY RHODE BEAUTY. Secondo la denuncia, queste domande hanno portato a una corrispondenza in cui gli avvocati di Bieber hanno spiegato che Bieber aveva abbandonato la sua domanda di "RHODE" sull'abbigliamento dopo aver "preso [re] la decisione. . . abbandonare i piani per procedere con una linea di abbigliamento con il marchio "RHODE". A quel tempo, si potrebbe pensare che le parti accettassero la proposta che queste due "Rodi" potessero coesistere fintanto che Bieber non avesse tentato di vendere vestiti.

Come barra laterale rapida, la domanda che ci poniamo nei casi di violazione di marchio è se esista un "rischio di confusione" tra i marchi. Vi sono molteplici fattori in tale analisi, ma essi comprendono il grado di somiglianza tra i marchi in questione e se i prodotti delle parti siano sufficientemente correlati da far presumere (erroneamente) che i consumatori provengano da una fonte comune. Ad esempio, è probabile che le compagnie aeree DELTA e DELTA dental siano problematiche perché nessuno potrebbe immaginare che la compagnia aerea fornisca un'assicurazione dentale.

Torna ad esso. Come accennato in precedenza, fino a quest'anno Bieber aveva solo domande rimaste o "live" nella Classe 3 per "RHODE" come marchio autonomo e Rhode-NYC non ha mai presentato una domanda nella Classe 3. Tuttavia, il 16 maggio 2022, Bieber ha presentato un elenco abbastanza esauriente di beni e servizi che sarebbero stati forniti con il marchio "RHODE", inclusi vestiti e calzature. Se fossi una donna di scommesse (e ho saputo di esserlo di tanto in tanto), la mia ipotesi è che questo sia ciò che ha mandato Rhode-NYC oltre il limite. Sebbene Rhode NYC potrebbe anche aver aspettato il lancio ufficiale del prodotto per citare in giudizio presso la Corte Federale, piuttosto che opporsi alla domanda presso l'USPTO come ha fatto Minogue. Tuttavia, mi chiedo perché sia ​​stata presa la decisione di presentare una domanda nella Classe 25 per l'abbigliamento quando Rhode-NYC possiede già una registrazione nella Classe 25 per l'abbigliamento.

Non c'è dubbio che le celebrità aggiungano livelli ai casi di violazione dei marchi. Il pubblico assume e associa la celebrità alla proprietà "originale", il che può creare problemi ad aziende come Rhode-NYC. Da quando è stata annunciata la linea di Bieber, Rhode-NYC afferma di aver già notato confusione, anche nelle proprie pubblicità e approvazioni quando le persone hanno taggato in modo errato gli account dei social media di Bieber.

Rhode-NYC sta attualmente cercando un'ingiunzione preliminare che ordini a Bieber di smettere di usare il nome "RHODE" o qualsiasi variazione per il suo marchio.

Legal Entertainment ha contattato la rappresentanza per un commento e aggiornerà questa storia se necessario.

Erica Antoine è partner e presidente delle pratiche di protezione dei marchi e dei marchi e della privacy e sicurezza dei dati di Stubbs Alderton & Markiles LLP, dove protegge la proprietà intellettuale dei suoi clienti, inclusa la selezione, la gestione e la protezione del marchio. Heather aiuta anche le aziende a progettare e implementare politiche e pratiche conformi alle leggi sulla privacy nazionali e internazionali.